可深了 | 【专利坑系列】创造性中的选择性（一）：三步必杀

小编导读：

新坑开张！可哥将开始对“选择性问题”在专利创造性审查中翻覆结果的功效做出分析，推出“创造性中的选择性”主题文章。可哥大手一挥，放话要写满五篇，今个儿且先看看这第一篇，探寻三步必杀的奥秘~

在分析最高院（2009）民申字第1562号专利侵权案的文章《我好在哪里？就不告诉你！》上篇、下篇中，本咨询师提出了在等同侵权判定中几可“翻手为云，覆手为雨”的“选择性”问题：

在专利实操中，对技术手段、功能、效果、技术问题进行研判时，由于不可能对其加以全面地覆盖，从而加以选择和取舍，仅从特定角度进行片面、局部地研判。其中，如何做出这种选择和取舍，便是选择性问题。

前文中也已经做了铺垫：选择性问题并不仅只在等同侵权判定上存在，在专利审查当中，尤其是创造性审查中也存在这一问题，而且变化更丰富，问题更突出。对技术手段、功能、效果、技术问题进行研判时的选择性，可以直接操控被审查的技术方案创造性能否成立。同样，对于专利审查，在立法层面，对如何做出恰当选择也并没能给出清楚、有效、可操作性强的指引，从而留下了人为操纵空间。

讲得更准确和具体一些，在审查员的手中，选择性问题与创造性审查中的三步法相结合，就能够打造出专利创造性的“三步必杀技”。还应当补充一下，三步必杀也会存在一些例外，据传在化学领域例外就比较多。

以下先从案例设计开始。

本咨询师以我们已经熟悉的最高院（2009）民申字第1562号专利侵权案的有关内容为基础设计一个理论研究案例：

本发明：将涉案专利实用新型专利（专利号：ZL200520031671.0）视为发明专利申请，对之进行创造性审查；

对比文件：将被控侵权技术方案视为有效现有技术（专利号：CN200620175922.7），作为创造性审查的对比文件。

另外，进一步假定那个著名的“出料口”的位置是本发明相对于对文件的唯一区别特征，具体如下：

本发明涉及一种揉面机，揉面机设有两个U型揉面斗，每个U型揉面斗上设有揉面锤，揉面锤由机械驱动上下运动来揉U型揉面斗中的面团。

本发明权利要求1为：

一种用于粉条加工的揉面机，包括机架，以及在机架上部设置有带有进、出料口的料斗；其特征在于，该料斗内水平设置了由驱动电机驱动的输送搅龙，在位于所述出料口上方的机架上并排设置有两个相通的U形揉面斗，其中一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通；在位于每个U形揉面斗上方的机架上分别设置有一揉面锤，所述两揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构与驱动电机的动力轴相连接。

区别特征是：一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通。

核心点在于出料口与面斗的位置关系，本发明的技术方案（参见下图）：出料口（4）在面斗（7）底部。

具体而言，输送机构搅龙（6）将待揉的面团从面斗（7）底部的出料口（4）挤入到面斗（7）中。面团先在面斗（7）中被揉，再经由面斗（7）上部的槽口被挤到相邻的面斗（8）中被揉，直到被均匀地揉好。

对比文件的技术方案（参见下图）中：揉面机出料口（4）在面斗（8）顶部。其余相同：输送机构（6）将待揉的面团从面斗（8）上方的出料口（4）送入到面斗（8）中。面团先在面斗（8）中被揉，再经由面斗（8）上部的槽口被挤到相邻的面斗（9）中被揉，直到被均匀地揉好。

审查员有关创造性不成立的意见，要点如下：

本发明与对比文件的区别特征是：一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通。

区别特征所解决的技术问题是：如何将出料口移到U形揉面斗的底部。

对于本领域技术人员而言，将包括U形揉面斗在内的处理容器、反应容器等的进出料口在容器上的位置加以变动，包括将出料口从顶部移到底部，属于惯用手段。

综上，本发明与对比文件的区别特征属于本领域技术人员惯用手段，从而本发明不具备突出的实质性特点，也就不具备创造性。

假使现实中真的出现上述审查意见，代理人会吐血吗？本审查意见真的是又狠又硬。

不过，相信上述风格的审查意见会给一些代理人似曾相识的感觉，只不过对于不同技术领域的代理人而言，浓淡不同。

在前文中，本咨询师结合手段、功能、效果就本发明与对比文件的区别进行过深入分析，引用如下：

按照本发明技术方案，面团从底部进入第一个面斗被揉，随着新面团持续从底部进入，后进入的面团垫在下面，将先进入的面团顶着和挤着往上走，被顶和挤到第一面斗顶部的面团被从顶部槽口挤到第二个面斗中被继续揉。可见，在第一个面斗中，面团形成一个自下而上的面团流，不管先进入的还是后进入的面团，都在这个自下而上的面团流中走过一个完整的过程，经历大致相同的时间和被揉的程度，所以对于无论多先或多后进入第一个面斗的面团，其被揉的均匀度一致性很好。

总结：因为出料口在面斗底部，面团在第一个面斗中按先进先出的方式被揉得很均匀。

而对于对比文件披露的揉面机，因为出料口在第一面斗顶部，开机后，先进入的面团落到斗底，后续进入的面团以后来者居上的方式堆在先进入的面团之上，直到将第一面斗填满。第一面斗的出面槽口也在斗的顶部，后落入面斗位于第一面斗顶部的面团先被挤到顶部槽口然后落入第二面斗。当然，最早进入第一面斗而垫底的面团，也会有少部分在揉的偶然作用下相对较早地被翻到顶部然后进入第二面斗。因而总体而言，后进入第一面斗的面团会较快进入第二面斗，而先进入第一面斗的面团，尤其是垫底的面团，大部会持续垫底长期持续被揉而无法进入第二面斗。从而先后进入第一面斗的面团在第一面斗中被揉的时间和程度很不均匀，会导致最终揉成的面团不够均匀。

总结：因为出料口在面斗顶部，面团在第一个面斗中按后进先出的方式被揉得并不足够均匀。

本咨询师由衷地认为本发明就对比文件而言是具备创造性的。但遗憾是上述围绕区别特征结合手段、功能、效果的分析是不足以对抗审查员的审查意见的，往直白里说，完全是白费。

因为上述分析仅止支持了本发明针对对比文件而言具备了显著的进步，而还不能证明本发明具有突出的实质性特点。创造性的成立，依照专利法，应当突出的实质性特点和显著的进步两者兼备。而依照审查指南，突出的实质性特点要依靠三步法来检验。而本发明，目前如审查员所指出的，并没能经受住三步法的考验，并不具备突出的实质性特点。

三步法在本案例的使用中是否存在问题呢？本咨询师先尝试结合选择性问题进行初步的具有误导性的法理探索，真正结合审查指南而进行的分析留待下篇文章解决。

关于“三步法”，出于严谨的态度在审查指南中是这样写的：“对于现有技术是否显而易见，通常可以按照以下三个步骤进行”。其中的显而易见性，实质上就是突出的实质性特点这一问题。而实际上，“三步法”在专利实务中，近似于创造性判断的根本大法，罕有例外。“三步法”的基本步骤如下：

1

确定最接近的现有技术 

2

确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题 

3

判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

而涉及选择性问题的步骤就是以上第二步，也就是如何在诸多的技术问题中选择出恰当的技术问题以得到正确的结果。然而似乎在这个问题上，选择性问题没有作为的空间。

因为尽管在审查指南中没有明述，但从法理上推测，三步法从设计本意上，模拟了这么一种情形：本领域普通技术人员，面对最接近的现有技术和其他现有技术，只要在区别特征所解决的全部技术问题中锁定其中任何一个技术问题，且在现有技术中包括的解决相同问题的启示之下，结合其他现有技术或结合惯用手段、公知常识，这种情况下，如果能够得到本发明，就足以得到本发明不具有显而易见性的结论，就足以否定本发明的创造性。

进一步讲，对于所解决技术问题，可以不受限制的重新界定，不需要受到专利说明书的限制，也不需要做逻辑周沿的全面研究，或受任何规则限制约束，任选一个即可。在这一点上，与前文中讨论过的，专利侵权判定当中研究等同问题时的特点，有着根本性的不同。

从而我们初步得出结论：三步法中的第二步中，在区别特征所解决的全部技术问题中锁定其中任何一个技术问题都是可以的，可以以之来否定发明的创造性。

“

如果上述结论成立，就不存在如何正确确定技术问题的所谓选择性问题了。但上述结论真的完全成立吗？

假使其成立，三步法就是创造性的三步必杀技了。

因为我们可以说，发明当中的任何技术特征，只要分解得足够细，必然都可以在现有技术中找到。现有技术中任何技术特征都有其本身固有的功能和特点，相应解决固有的问题，而且属于本领域技术人员司空见惯、显而易见的惯用手段，哪怕是很细小的一个问题或手段。当然，这并不排除该技术特征与其他特定技术特征相结合时还会产生其他的功能、解决其他的问题。

如此说来，几乎任何发明都可能遭到类似于本案例的创造性三步法绝杀。本案例中技术问题的确定和三步法的施用就是一个典型的例子。这显然是有问题的。

这也就是本案例希望提出并探讨的专利创造性审查中的选择性问题，具体指三步法的第二步中实际解决的技术问题的选择应当如何做出？对其选择应当如何做出限制？

至此，本文已经将案例设好了，问题提出了。应当指出，这些问题是很多同行已经遇到和解决了的，本咨询师也是在诸多同行成果的基础上从自己的角度加再梳理编排，希望至少能帮助到一些人。

最后一吹

创造性中的选择性五部曲预告，敬请期待：

1

总述问题，设计假想案例，结合该案例参照中国审查指南提出创造性审查中的选择性问题

2

参照中国审查指南，围绕选择性问题对该案例的创造性审查进行相关分析推演

3

参照欧洲审查指南，围绕选择性问题对该案例的创造性审查进行相关分析推演

4

参照美国审查指南，围绕选择性问题对该案例的创造性审查进行相关分析推演

5

总结，对比三家特点，从不同角度提出观点，立足实务，就创造性审查中的选择性问题提出建议

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